Análisis del impacto de la sentencia Cofemel del TJUE en la protección del diseño de objetos de utilidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) dictó sentencia el 12 de septiembre de 2019 (asunto C‑683/17) en la que examinaba el concepto de originalidad, de acuerdo con la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. El fallo, además de corroborar el concepto de originalidad establecido por la jurisprudencia de la Unión Europea, entra a analizar su relación con la estética y, en concreto, el valor que aporta a un producto a la hora de analizar si es original.

G-Star, sociedad dedicada al diseño, producción y a comercialización de prendas de vestir, inició un procedimiento judicial contra Sociedade de Vestuario, S.A. (en lo sucesivo, Cofemel) solicitando el cese en la vulneración de sus derechos de autor, así como la declaración de comisión de actos de competencia desleal. En particular, G-Star sostenía que sus diseños constituían creaciones intelectual originales y, por tanto, protegibles vía propiedad intelectual, a la vez que invocaba que ciertos productos producidos por Cofemel eran idénticos o sustancialmente similares a sus diseños. Por su parte, Cofemel alegaba que los diseños de G-Star no podían ser considerados obras merecedoras de la protección que brinda la propiedad intelectual, al carecer éstas del requisito de originalidad.

Este es el extremo que la cuestión prejudicial viene a esclarecer, a saber, si el hecho de que un modelo de prenda de vestir ostente un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético, más allá de su finalidad práctica, constituye el criterio central para determinar su originalidad.

En este sentido, la sentencia TJUE inicia su análisis recordando que  el concepto de originalidad defendido por jurisprudencia del TJUE (sentencia de 7 de agosto de 2018 en el asunto C-161/17 y sentencia de 13 de noviembre de 2018 en el asunto C-310/17) requiere de la concurrencia de dos elementos: que la obra constituya una creación propia de su autor -esto es, que sea un reflejo de su personalidad a través de la cual manifieste decisiones libres- y que exista un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad, de manera que éste ha de ser expresado de forma objetiva con el fin de descartar cualquier elemento de subjetividad perjudicial para la seguridad jurídica.

Por otro lado, habida cuenta del principio de acumulación de la protección otorgada por el derecho de autor y por la legislación en materia de dibujos y modelos, la sentencia expone que aquella solo procede en determinadas situaciones, atendidas las circunstancias del caso concreto.

Así, mientras la protección de los dibujos y modelos pretende salvaguardar objetos que presentan un carácter práctico y se conciben para la producción en masa, la protección de los derechos de autor está reservada a objetos que merecen la calificación de obra, más allá de la distinta duración concedida a cada uno.

Sentado lo anterior, el TJUE entra a analizar la posibilidad de trasladar el criterio de apariencia o singularidad estética que caracteriza a los modelos y diseños industriales y que justifica su protección a las obras de propiedad intelectual. De acuerdo con las conclusiones del Abogado General, el efecto estético que puede producir un modelo es el resultado de una sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla y, consecuentemente, dicho carácter subjetivo puede resultar contrario a la exigencia de identificación precisa y objetiva del objeto sobre la que recae la obra intelectual.

En definitiva, la sentencia del TJUE establece que si bien es cierto que en toda actividad creativa entran en juego consideraciones de carácter estético, dicho efecto estético no permite por sí mismo considerar al modelo objeto del proceso una creación original que goce de la protección asociada a los derechos de autor de conformidad con la Directiva 2001/29.

Así, un modelo no puede considerarse obra por el solo hecho de tener un “efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético” sino que pasará a ser obra si cumple los requisitos que se exigen para considerarse como tal, sin que sea exigible que reúna requisitos cualitativos distintos al de originalidad. De este modo, a raíz de la sentencia del TJUE los Estados Miembros no pueden condicionar la protección del diseño con arreglo a los derechos de autor a modelos como las prendas de vestir controvertidas en el litigio principal, en atención a que, más allá de su finalidad práctica, generen un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético.