La corona de Rolex per als seus rellotges no exclou el registre de corones per a roba

Marca de la Unió Europea núm. 1455757 (figurativa) registrada, entre altres, per a la classe 14 de la Classificació de Niça, amb la descripció “rellotges de polsera”, la representació gràfica de la qual és la següent:

La Divisió d'Oposició de la EUIPO va estimar l'oposició en base el renom de l'art. 8.5 RMUE.

PWT A/S (el sol·licitant de la marca oposada) va interposar apel·lació contra aquesta decisió i la Sala de Recursos de la EUIPO va estimar aquest recurs, sobre la base del següent:

Respecte al risc de confusió: va sostenir que els productes designats eren diferents: això és, els productes de la classe 25 “vestits, calçats, barreteria” de la marca sol·licitada no són similars als productes de la classe 14 “rellotges de polsera” de les marques oponents.
Respecte al renom de les marques anteriors: vaig sostenir que, segons la prova aportada, sobre la marca purament figurativa (la corona de Rolex), no està establert el renom i, sobre la marca figurativa composta, és només notòriament coneguda respecte als rellotges de polsera.
D'altra banda, va afegir que es tracta de marques visuals amb un grau baix de similitud, el fet que siguin corones té un impacte molt limitat des de la perspectiva conceptual i la comparació fonètica no és possible.
Tenint en compte l'anterior, Rolex sol·licita la nul·litat de la resolució de la Sala de Recursos davant el Tribunal General de la Unió Europea (TG o Tribunal). No obstant l'anterior, el Tribunal dicta sentència confirmant els arguments de la Sala de Recursos.

En aquest sentit, destaquem el següent:

Sobre risc de confusió ex 8.1.b RMUE, es dedueix que no existeix similitud entre les classes dels productes  ni risc de confusió per part del públic pertinent:

Afirma que les classes en lliça no eren similars i que aquests productes eren diferents quant al seu destí i la seva naturalesa [apartat 23, 34].
Sobre la base de les declaracions de la demandant sobre la proximitat de segments de mercat (sector dels productes de luxe), declara que no es pot qüestionar l'apreciació de la Sala de Recursos segons la qual aquests productes no competeixen entre si [apartat 24, 33].
Considera insuficient l'al·legació de la demandant de la “complementarietat estètica” entre els productes per a concloure l'existència d'una similitud [apartat 32].
Afirma que perquè els consumidors creguin que aquests productes tenen el mateix origen comercial, haurien de considerar habitual que aquests productes s'embenen amb la mateixa marca, la qual cosa en general implica que gran part dels productors i distribuïdors siguin els mateixos. Així mateix, esdevé irrellevant que els productes en lliça es puguin vendre en els mateixos establiments comercials, ja que els consumidors poden trobar-se productes molt diferents en un mateix establiment sense que automàticament creguin que tenen el mateix origen [apartat 28, 31].

Sobre la similitud de les marques anteriors ex art. 8.5 RMUE, no es queda demostrat ni acreditat l'existència d'un perjudici real o futur:

Es reconeix el renom de la marca figurativa composta i no la de la purament figurativa [apartat 44].
S'afirma que la demandant no va exposar les raons per les quals s'havia produït algun perjudici ni va demostrar l'existència de risc de perjudici sobre les seves marques en el futur, ja sigui, alternativament, sobre el seu caràcter distintiu, el seu renom, o l'aprofitament indegut d'aquests [apartat 46, 52].
Per tant, el TG desestima la totalitat de les accions interposades per Rolex, la qual cosa conseqüentment, comporta la confirmació del registre de la marca figurativa de PWT A/S.

Aquesta sentència reafirma la necessitat de provar que existeix un risc greu de lesió del caràcter distintiu o del renom de la marca anterior perquè les oposicions basades en el renom ex art. 8.5 RMUE tinguin èxit. Per tant, no n'hi ha prou amb provar el renom de les marques anteriors sinó que també ha de provar-se l'existència del perjudici encara que sigui potencial.