La corona de Rolex para sus relojes no excluye el registro de coronas para ropa

Marca de la Unión Europea n.º 1455757 (figurativa) registrada, entre otras, para la clase 14 de la Clasificación de Niza, con la descripción “relojes de pulsera”, cuya representación gráfica es la siguiente:

La División de Oposición de la EUIPO estimó la oposición en base el renombre del art. 8.5 RMUE.

PWT A/S (el solicitante de la marca opuesta) interpuso apelación contra dicha decisión y la Sala de Recursos de la EUIPO estimó dicho recurso, en base a lo siguiente:

• Respecto al riesgo de confusión: sostuvo que los productos designados eran distintos: esto es, los productos de la clase 25 “vestidos, calzados, sombrerería” de la marca solicitada no son similares a los productos de la clase 14 “relojes de pulsera” de las marcas oponentes.
• Respecto al renombre de las marcas anteriores: sostuve que, según la prueba aportada, sobre la marca puramente figurativa (la corona de Rolex), no está establecido el renombre y, sobre la marca figurativa compuesta, es solo notoriamente conocida respecto a los relojes de pulsera.
• Por otro lado, añadió que se trata de marcas visuales con un grado bajo de similitud, el hecho que sean coronas tiene un impacto muy limitado desde la perspectiva conceptual y la comparación fonética no es posible.

Teniendo en cuenta lo anterior, Rolex solicita la nulidad de la resolución de la Sala de Recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea (TG o Tribunal). No obstante lo anterior, el Tribunal dicta sentencia confirmando los argumentos de la Sala de Recursos.

En este sentido, destacamos lo siguiente:

Sobre riesgo de confusión ex 8.1.b RMUE, se deduce que no existe similitud entre las clases de los productos  ni riesgo de confusión por parte del público pertinente:

• Afirma que las clases en liza no eran similares y que dichos productos eran diferentes en cuanto a su destino y su naturaleza [apartado 23, 34].
• En base a las declaraciones de la demandante sobre la proximidad de segmentos de mercado (sector de los productos de lujo), declara que no se puede cuestionar la apreciación de la Sala de Recursos según la cual dichos productos no compiten entre sí [apartado 24, 33].
• Considera insuficiente la alegación de la demandante de la “complementariedad estética” entre los productos para concluir la existencia de una similitud [apartado 32].
• Afirma que para que los consumidores crean que dichos productos tienen el mismo origen comercial, deberían considerar habitual que dichos productos se vendan con la misma marca, lo que en general implica que gran parte de los productores y distribuidores sean los mismos. Asimismo, deviene irrelevante que los productos en liza se puedan vender en los mismos establecimientos comerciales, ya que los consumidores pueden encontrarse productos muy diferentes en un mismo establecimiento sin que automáticamente crean que tienen el mismo origen [apartado 28, 31].

Sobre la similitud de las marcas anteriores ex art. 8.5 RMUE, no se queda demostrado ni acreditado la existencia de un perjuicio real o futuro:

• Se reconoce el renombre de la marca figurativa compuesta y no la de la puramente figurativa [apartado 44].
• Se afirma que la demandante no expuso las razones por las que se había producido algún perjuicio ni demostró la existencia de riesgo de perjuicio sobre sus marcas en el futuro, ya sea, alternativamente, sobre su carácter distintivo, su renombre, o el aprovechamiento indebido de éstos [apartado 46, 52].

Por tanto, el TG desestima la totalidad de las acciones interpuestas por Rolex, lo que consecuentemente, comporta la confirmación del registro de la marca figurativa de PWT A/S.

Esta sentencia reafirma la necesidad de probar que existe un riesgo grave de lesión del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior para que las oposiciones basadas en el renombre ex art. 8.5 RMUE tengan éxito. Por tanto, no basta con probar el renombre de las marcas anteriores sino que también debe probarse la existencia del perjuicio aunque sea potencial.